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如何预防专利侵权纠纷的发生

来源:网络  作者:未知  时间:2017-10-12

  专利是国家对专利人的一种保护性措施,而有的时候会发生两个人在彼此不知情的情况下研发出同一样东西,就会参生专利侵权纠纷,那么我们如何预防专利侵权纠纷的发生呢?小编整理了以下内容为您答疑解惑,希望对您有所帮助。

  一、如何预防专利侵权纠纷的发生

  防止专利侵权查新:圈定可疑侵权点。

  防止专利侵权查新,又称专利侵权主动查新,是指为避免发生专利侵权纠纷而主动对某一项技术或者产品进行专利检索,目的是要找出可能受到其侵害的专利。可能受到其侵害的专利也称为侵权专利或者障碍专利,包括有效专利和具授权前景的专利申请。

  在制造、销售(包括许诺销售)、进口或使用一项怀疑存在专利的产品之前,需要进行防止专利侵权查新。许诺销售包括做广告、在商店橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式。

  防止专利侵权查新包括圈定可疑侵权点、检索侵权专利、判断是否落入专利权保护范围和撰写侵权查新报告这四个关键步骤。

  由委托方提供拟实施产品或技术的交底材料,由查新员对交底材料中的技术方案进行梳理。交底材料是以书面方式提供的详细的技术信息披露,需要时应包含视图、流程图、框图等,以便于查新员理解。对技术信息的理解决定了检索的范围和之后对检索结果的分析。

  在梳理技术方案时,查新员可用逆向分析的方式,即首先理解整体技术方案的目的和所能实现的技术效果,然后分割出实现整体技术效果的各个技术环节,这些技术环节应该具有相对独立的功能、实现相应的技术效果,最后科学地划分出技术特征。所谓技术特征,是指技术方案中能够相对独立地执行一定的技术功能、并能产生相对独立的技术效果的最小技术单元或者单元组合。

  出于时间、成本的考虑,针对全部技术特征均分别进行侵权检索分析有时是不明智的,实践中往往有选择地围绕那些必不可少且怀疑有专利的技术特征(称为可疑侵权点)开展防止专利侵权查新。可疑侵权点是通过以下步骤确定的:

  ①划分技术特征,将一项完整的技术方案拆解成多个技术特征;

  ②确定必要技术特征,自前述多个技术特征中确定必要技术特征(若缺少该技术特征,则技术方案不能实现其目的),其余为非必要技术特征;

  ③圈定可疑侵权点,自前述必要技术特征中选定那些怀疑存在专利的技术特征或者技术特征组合作为可疑侵权点,从而与那些早已进入自由公知领域的技术特征相区别,后者一般可以直接排除侵权风险而不必做检索分析,非常规应用或者产生意想不到的效果的除外。

  可疑侵权点的圈定,既可以听取委托方工程技术人员的专业技术意见,也可以由查新员通过检索阅读相关综述性文献进行合理的判断得出并获委托方的认可。上述技术方案的梳理结果以表格形式加以记录(表1),最终确定委托方技术方案由可疑侵权技术特征a、b、c 等组成。

  预防专利侵权检索方法:

  防止专利侵权查新:检索侵权专利

  检索侵权专利的目标是发现那些可能被侵权的专利或专利申请文献,为后续专利侵权风险分析提供证据支持。它是决定防止专利侵权查新质量的关键,其过程包括确定范围、执行检索、检索终止这三个阶段。

  1 确定检索范围

  防止专利侵权查新的检索范围包括专利类型、时间范围、地域范围三个方面。专利类型包括世界各国和知识产权组织的发明、实用新型或外观设计专利及专利申请。

  时间范围和地域范围是分别由专利权“三性”中的时间性和地域性决定的。各国专利法对于专利权的有效保护期均有各自的规定,而且计算保护期限的起始时间也各不相同。大部分国家自提交专利申请之日起的专利保护期为20 年。我国《专利法》第四十二条规定:“发明专利权的期限为20 年,实用新型和外观设计专利权的期限为10 年,均自申请日起计算。”一般情况下,委托方会指定一个时间,通常是实施产品制造、销售、进口和使用的时间,简称实施日(委托方没有指定实施日的,以查新委托日代替实施日)。那些申请日早于该实施日前 20 年的专利通常已经超出了专利保护期限而失效,不会构成侵权专利。

  因此,查新员应当检索实施日前 20 年以内的专利文献。不过在一些国家,某些领域专利申请的保护期可以续展或延长,例如药品和食品,原因是在其投放市场之前须履行行政批准程序,从而专利所有人在被授予专利后的相当一段时期内无法享有其专利权。在这些情况下,检索的时间跨度还应延长。

  由于专利权的地域性,即一个国家依照其本国专利法授予的专利权,仅在该国法律管辖的范围内有效,对其他国家没有任何约束力,外国对其专利不承担保护的义务,这决定了防止专利侵权查新的检索地域范围是依实施产品制造、销售、进口和使用的地域而定,该地域应由委托方指定。因此,查新员应当检索该地域所在国的本国专利以及将该国作为指定国的地区或者国际专利组织专利。例如针对一项技术在中国实施的防止专利侵权查新,除了应检索国家知识产权局授权的专利和受理的专利申请之外,还应当检索向世界知识产权组织提出的指定国包含中国但是未及进入中国并在国内公布的pct专利申请。需要注意的是,检索上述pct专利申请的时间范围是实施日前 4 年内,原因是pct国际申请自递交本地申请后30个月进入国家阶段,进入中国国家阶段后又有18个月的公布期。

  2 执行检索及其优化

  在执行检索之前,查新员应当首先分析技术主题,并据此确定技术领域、专利分类。然后,选择合适的数据库执行检索并不断优化检索结果。

  2.1 选择数据库

  防止专利侵权查新的数据库选择应遵循这些原则:

  ①地域吻合,所选数据库应包含上述地域范围的专利文献;

  ②数据完整,所选数据库应包含相关技术领域的全部专利文献并且保持更新,世界各国知识产权局、地区和国际知识产权组织的官方网站专利检索入口一般提供了最全面、及时的基础专利信息,包括著录项目信息、说明书全文、法律状态信息等;

  ③功能完善,包括是否支持全文检索或者权利要求项检索,是否提供独特的专业检索功能(如检索复杂结构化合物时可使用美国化学文摘数据库提供的化学物质登记号casno.检索功能);

  ④方便易用,当地域范围涉及多个国家、多个语种时,可选用综合性专利数据库平台如espacenet、patentscope、orbit 等,在提高检索效率的同时也克服了语言障碍。

  2.2 制定策略并执行检索

  防止专利侵权查新的检索思路主要为三种:一是通过技术方案检索;二是通过机构或者人员检索;三是将技术方案与机构人员组合检索。

  (1)通过技术方案检索

  从技术方案中梳理出的非必要技术特征、已进入自由公知领域的技术特征通常不用检索,除非这些特征单独地或者组合地产生了意想不到的新的技术效果。在针对可疑的侵权点进行检索时,每个技术特征点应当尽可能从多个角度进行表达,如用关键词、分类号、化学结构式等,将每种角度表达的检索结果通过逻辑或的关系合并后,作为针对该侵权点的检索结果。需要注意的是,除了以相同的概念(如同义词、缩写、全称、音译、俗名等)直接描述以外,一个技术特征点还可能以其上位概念、功效特征、使用环境等形式出现在权利要求项中。因此,对每个技术特征点还应当考虑从其上位概念、功效特征、类别属性等角度进行表达和检索,以防止遗漏。

  如果委托方的一项技术方案包含多个可疑侵权点(a、b、c、…),那么出于检索效率优先的考虑,可先将各个可疑侵权点的检索结果进行“逻辑和”组合运算(a and b and c and…),该组合结果由于包含的相同技术特征点最多,因而很可能从中发现最接近委托方技术方案的专利,需要优先重点关注。后续逐渐减少进行“逻辑和”运算的可疑侵权点的数量甚至单独考虑各个可疑侵权点的检索结果(a or b or c or…),这样逐步扩大侵权风险排查的范围,以便最大可能地避免遗漏。

  就数据库检索的字段而言,在权利要求项中检索无疑是首选的。但如果数据库没有提供权利要求项检索功能,而只能进行文摘检索,那么将多个可疑侵权点的检索结果进行“逻辑和”组合运算造成遗漏的概率大大增加,此时应尽可能将各个侵权点单独在文摘中检索。如果数据库不仅提供权利要求项检索功能,还提供全文检索功能,则将各个可疑侵权点进行“逻辑和”组合后置于全文中检索,对提高检索结果的针对性是有利的。

  (2)通过机构或者人员检索

  很多情况下,委托方提供的产品或技术方案即为已知商业竞争对手、潜在合作伙伴或者发明人的产品或技术方案。此时,应重点排摸这些机构或者人员 申请的专利。对机构而言,需要掌握其公司名称、子公司名称、母公司名称,如有并购历史的还需将并购对象的名称梳理清楚。涉及人员的,应注意各数据库中人员姓名的表达方式。

  就数据库检索的字段而言,机构信息应置于申请人或者权利人字段中检索,人员信息应置于申请人或者权利人、发明人字段中检索。除了检索这些专利著录项目信息外,还应当查询专利许可与转让数据库,对相关机构或者人员的专利活动进行全面了解。机构或者人员检索的好处是,可将申请人、权利人或者发明人的专利情况一览无余地揭示出来,克服了技术方案检索容易遗漏的弊端。

  (3)将技术方案与机构人员组合检索

  当技术方案检索的命中数过多或者主题不够集中时,可增加机构或者人员信息限定,以使结果更具有针对性。同样,当机构或人员检索的命中数过多或者主题不够集中时(例如对大型企业集团),可增加技术主题或者技术特征的限定,以快速获得所需要的专利信息。

  2.3 检索优化

  在检索过程中,查新员可以随时根据查得的相关文献进行针对引用文献、被引用文献、作者、机构、专利发明人、专利申请人等的跟踪检索,以便找到进一步相关的专利文献。

  3 检索终止

  查新员可根据已经检索出的专利文献的数量和质量决定是否应当中止检索。检索过程中出现下列情况之一时,查新员可以与委托方沟通告知检索结果,在对方知情同意的前提下中止检索:

  ·查新员已经找到一份或多份使委托方技术方案落入其权利要求范围的专利文献,查新员根据其知识和工作经验,认为不可能再找到更多的这样的文件;

  ·查新员已经找到一份或多份使委托项目技术方案落人其权利要求范围的专利文献,但是该专利在委托人指定的地域范围和时间范围内不受保护;

  ·查新员已经发现一份或多份现有技术文献,使得委托项目技术方案属于自由公知技术;

  ·查新员根据其知识和工作经验,经过大量的合理检索以后,认为不可能找到密切相关的对比文献,且委托方也无法提供进一步检索的线索与方向。

  二、发生涉外专利侵权怎么办

  1.建立预警机制,防范于未然

  第一、在产品开发期,进行专利检索。“知己知彼,百战不殆”。为了避免诉讼风险,企业应当在产品的开发期就进行专利检索,以了解本行业及所开发产品的专利情况,避免在研发期间就落入侵犯他人专利的不利境地,同时也可节约产品开发时间和开发成本。

  第二、通过专利回避设计,避免侵权。在产品开发过程中,如果发现所研发的产品与他人专利有交叉之处,有可能侵犯他人知识产权,则可通过研究国际贸易规则、国内外相关知识产权的法律法规以及他人专利的请求书和说明书,对自己的产品进行改良,以避免侵权,这通常叫“专利回避设计”。如几年前,江苏常州一电动工具公司被德国博世公司控告侵犯其产品的外观设计,我国这家公司组织专业人士研究欧盟及德国的相关法律及该公司的专利权,最后发现只要把产品的操作按钮从多个变为一个后,产品的结构和形状就改变了,从而规避侵权。

  第三、建立建立预警机制,做到“未雨绸缪”。

  建立预警机制是非常必要的,力求在短时间内做出应对方案。一般来说,跨国公司一般会在前期进行大量的调研活动,在广播、报纸上进行,试探对方的反应,而后采取谈判、发律师函等方式,最后才是诉讼。企业面临专利诉讼问题,有两个原因:一是我们的发展已经影响到了竞争对手的生存空间(例如,sigmatel占据了全球 70%以上的mp3播放器芯片市场,客户包括创新、三星、戴尔、索尼、东芝、gateway、富士通等,但是sigmate在中国的市场不甚理想,其中珠海炬力在国内的市场占有率就达45%以上);二是我们已经侵犯了别人的知识产权。这是先兆问题。

  2.寻求和解,力求双赢

  和解也是企业选择解决问题的一条路径。通常,法庭不过是企业争夺市场和获得利益的一个手段。对方真正要得到的,可能是通过诉讼增加谈判的砝码,以得到更高的专利使用费,也可能是通过诉讼以排挤竞争对手。因此,企业应该在与对方开展谈判前,先摸清对方的真实意图:如果对方的目的在于争夺市场通过专利限制对方的生产规模,企业可以采用专利合作的方式,包括技术的交叉许可和专利互换的方式达成和解;如果对方是为了使用费,就应该把握好谈判的时机,促成和解。这样,对权利人来说,既保护了专利权,又可以收取可观的使用费,从而达到双赢的效果。对使用人来说,通过支付使用费不仅免去了“侵权”的恶名,为企业挽回了名誉,又可以继续使用权利人的专利获取自己的利益。但是达成和解是有条件的。一是适当的让步或者优惠条件,如生产工艺调整、优惠的合作条件、支付专利使用费等;二是原告在案件中胜诉的成功率;三是被告是否有和解的砝码(如作为交叉许可的专利、证明原告专利无效的证据等)。

  我国的专利授予遵循先申请原则,对同一专利先提出申请的人获得专利权,因此发明人的发明创造如不及时申请专利,那么他人抢先将发明人的劳动成果提出专利申请,会使发明者的劳动成果不能使用。


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